🇯🇵 Giappone, SEP e FRAND: la nuova frontiera della mediazione quasi adjudicativa nelle controversie tecnologiche globali

di Pierfrancesco C. Fasano

Il contesto globale del contenzioso SEP-FRAND e le conseguenti negoziazioni paralizzanti e tatticistiche

Per anni, le controversie relative ai brevetti essenziali per gli standard (SEP – Standard Essential Patents) e alle licenze FRAND (“Fair, Reasonable and Non-Discriminatory”) sono state dominate da litigation aggressiva, forum shopping globale e negoziazioni spesso paralizzate da reciproche accuse di “hold-up” e “hold-out”.

Il sistema FRAND nasce proprio per evitare questi due fenomeni patologici, che rischiano di compromettere l’equilibrio tra innovazione tecnologica, concorrenza e accesso al mercato.

Con “patent hold-up” si indica la situazione nella quale il titolare di un SEP, dopo che lo standard tecnologico è stato adottato dal mercato e implementato su larga scala, sfrutta la posizione acquisita per pretendere royalties eccessive o condizioni sproporzionate. L’implementer, avendo già investito nello standard, nelle catene produttive e nella commercializzazione dei dispositivi compatibili, si trova sostanzialmente “bloccato” e difficilmente può sostituire la tecnologia senza subire enormi costi economici e industriali.

Con “hold-out”, invece, accade il contrario: è l’implementer che sfrutta la lentezza, la frammentazione e la complessità del contenzioso internazionale per ritardare il più possibile la conclusione della licenza FRAND, continuando però ad utilizzare la tecnologia standardizzata. In questi casi:

• si contestano sistematicamente royalties e validità dei brevetti;

• si moltiplicano i procedimenti paralleli;

• si utilizzano strumenti processuali dilatori;

• si rinvia la conclusione delle trattative pur continuando a beneficiare della tecnologia SEP.

In questo scenario, gli SSO (“Standard Setting Organizations”), ossia gli organismi internazionali che elaborano e approvano standard tecnologici condivisi, hanno progressivamente assunto un ruolo centrale nell’equilibrio del mercato dell’innovazione. Attraverso gli impegni FRAND richiesti ai titolari dei SEP, gli SSO cercano infatti di garantire che standard fondamentali come 5G, Wi-Fi, IoT, cloud computing, automotive connesso e tecnologie AI possano essere utilizzati in modo interoperabile e non discriminatorio.

Negli ultimi anni, tuttavia, il sistema SEP ha mostrato limiti sempre più evidenti:

• moltiplicazione dei procedimenti paralleli in diverse giurisdizioni;

• anti-suit injunctions e anti-anti-suit injunctions;

• crescente conflitto tra tribunali nazionali;

• forum shopping strategico;

• enorme complessità economica e tecnica delle dispute;

• difficoltà nella determinazione di royalties FRAND globali.

Le controversie SEP hanno infatti ormai superato la dimensione tradizionale del contenzioso brevettuale nazionale. Oggi le decisioni su royalties, injunctions e portafogli brevettuali possono incidere direttamente sugli equilibri economici mondiali nei settori telecomunicazioni, automotive, elettronica di consumo, semiconduttori e intelligenza artificiale.

La vera peculiarità delle dispute FRAND risiede infatti nella loro natura “ibrida”. Esse non riguardano soltanto validità o contraffazione di brevetti, ma coinvolgono:

• valutazioni economiche estremamente sofisticate;

• strategie industriali globali;

• politiche di standardizzazione;

• equilibri concorrenziali;

• interoperabilità tecnologica;

• accesso al mercato.

Per questa ragione, molti tribunali nazionali hanno progressivamente iniziato a comportarsi non soltanto come organi adjudicativi tradizionali, ma anche come veri e propri regolatori del mercato tecnologico.

È proprio in questo contesto che il Giappone ha introdotto nel 2026 il nuovo sistema di “SEP Judicial Mediation” (SEPJM), sviluppato dal Tokyo District Court come modello ibrido di mediazione quasi adjudicativa, collocato a metà strada tra mediazione, gestione giudiziale e valutazione tecnica.

Il caso Google e la svolta giapponese

La svolta giapponese nasce anche dal contenzioso che ha coinvolto Google e altri grandi operatori del settore smartphone e telecomunicazioni avanzate. In particolare, la decisione giapponese nel caso Pantech vs Google del 2025 è stata percepita da molti osservatori come un vero punto di rottura.

Quel contenzioso ha mostrato con estrema chiarezza come le dispute SEP non assomiglino più a tradizionali controversie civili:

• le licenze sono globali;

• le royalties coinvolgono interi ecosistemi industriali;

• le decisioni incidono su mercati internazionali;

• le injunction SEP possono alterare gli equilibri competitivi mondiali.

I tribunali si sono così trovati a dover affrontare questioni che richiedono simultaneamente competenze:

• giuridiche;

• economiche;

• ingegneristiche;

• commerciali;

• regolatorie.

La controversia ha inoltre evidenziato la crescente difficoltà dei tribunali ordinari nel gestire negoziazioni FRAND globali attraverso i tradizionali strumenti del processo civile.

Determinare:

• royalties mondiali;

• valore di portafogli SEP;

• comparabili di mercato;

• pratiche industriali di licensing;

• correttezza negoziale delle parti;

• equilibrio tra hold-up e hold-out,

significa infatti intervenire in un terreno che si colloca a metà strada tra adjudication, regolazione economica e negoziazione commerciale internazionale.

Il caso Google ha anche mostrato come le tempistiche tradizionali del contenzioso siano spesso incompatibili con la velocità dei mercati tecnologici. Un procedimento pluriennale può infatti incidere su:

• cicli produttivi;

• lancio di nuovi dispositivi;

• strategie industriali;

• investimenti in ricerca e sviluppo;

• valore azionario delle imprese coinvolte.

Da qui nasce il nuovo modello giapponese: una procedura che conserva elementi consensuali tipici della mediazione, ma introduce una forte guida giudiziale e tecnica, trasformando la mediazione in una vera e propria forma di mediazione quasi adjudicativa o “negoziazione assistita dal tribunale”.

Il modello Tokyo JMSEP

Le “Guidelines for Standard Essential Patents Judicial Mediation (SEPJM)”, pubblicate dal Tokyo District Court nel 2026, rappresentano uno dei più innovativi esperimenti ADR nel settore delle controversie tecnologiche.

L’obiettivo dichiarato è trasformare Tokyo in un hub internazionale per la gestione delle dispute SEP/FRAND, offrendo un modello più rapido, tecnico e prevedibile rispetto alla tradizionale litigation multi-giurisdizionale.

Il modello prevede:

• mediazione giudiziale specializzata;

• focus sulla determinazione di royalties FRAND globali;

• procedura rapida;

• forte coinvolgimento tecnico;

• struttura guidata dal tribunale.

La procedura dovrebbe normalmente:

• concludersi entro sei mesi;

• svolgersi in un numero limitato di sessioni;

• essere amministrata da un panel composto da giudici ed esperti tecnici.

  
  

Il modello giapponese non appare però assimilabile ad una tradizionale mediazione facilitativa.

Il tribunale assume infatti un ruolo molto attivo:

• guida il procedimento;

• orienta il confronto tecnico;

• esercita pressione negoziale;

• valuta la cooperazione delle parti;

• favorisce la formulazione di soluzioni concrete.

  
  

Per questo motivo, molti osservatori internazionali descrivono il SEPJM come un sistema intermedio tra:

• mediazione;

• early neutral evaluation;

• case management giudiziale;

• adjudicative ADR.

  
  

In alcuni passaggi, il modello giapponese sembra persino avvicinarsi a forme di “managerial judging”, nelle quali il giudice non si limita a decidere la controversia, ma interviene attivamente nella costruzione della soluzione negoziale.

L’elemento più innovativo riguarda la valutazione della “willingness” FRAND.

Nel sistema giapponese, infatti, il comportamento delle parti durante la procedura può avere conseguenze rilevanti nel successivo contenzioso.

Chi:

• rifiuta irragionevolmente la cooperazione;

• prolunga artificialmente le trattative;

• ostacola la mediazione;

• mantiene strategie dilatorie,

  
  

rischia di essere qualificato come “unwilling licensee”, con possibili effetti anche sul piano delle injunction SEP.

La mediazione, dunque, pur non essendo formalmente obbligatoria, diventa sostanzialmente difficile da ignorare.

È proprio questa “obbligatorietà indiretta” uno degli aspetti più innovativi del sistema giapponese.

PMAC-UPC Mediation Rules e Tokyo JMSEP: due modelli a confronto

Anche il sistema europeo si sta muovendo verso modelli ADR altamente specializzati.

Il recente regolamento del Patent Mediation and Arbitration Centre of the Unified Patent Court (PMAC-UPC) ha infatti introdotto specifiche disposizioni dedicate alle controversie SEP/FRAND, riconoscendo apertamente la peculiarità tecnica, economica e multi-giurisdizionale di tali dispute.

Il PMAC-UPC è stato concepito come un centro specializzato per:

• mediazione;

• arbitrato;

• expert determination;

• procedure ibride;

• controversie tecnologiche complesse.

  
  

Le nuove Mediation Rules prevedono:

• elevata riservatezza;

• gestione tailor-made delle royalties;

• neutrali altamente tecnici;

• forte flessibilità procedurale;

• integrazione con l’ecosistema UPC;

• strumenti specificamente calibrati per dispute FRAND e SEP.

  
  

Il confronto con il modello giapponese è particolarmente interessante.

Il sistema Tokyo JMSEP:

• è court-driven;

• integra mediazione e case management giudiziale;

• attribuisce forte rilevanza al comportamento cooperativo delle parti;

• utilizza la pressione processuale come incentivo alla soluzione;

• presenta caratteristiche vicine alla adjudicative ADR e alla mediazione quasi adjudicativa.

  
  

Il modello PMAC-UPC:

• è institution-driven;

• si fonda sulla consensualità;

• valorizza neutralità e autonomia delle parti;

• offre strumenti ADR modulari;

• punta sulla specializzazione tecnica e sulla flessibilità procedurale.

  
  

Le differenze riflettono anche due culture giuridiche differenti.

Il modello giapponese appare più vicino ad una gestione pubblicistica e giudizialmente guidata del conflitto tecnologico.

Il PMAC-UPC, invece, si colloca maggiormente nella tradizione europea e internazionale dell’ADR consensuale amministrato da un’istituzione indipendente e specializzata.

Eppure, le convergenze sono forse ancora più significative delle differenze.

Entrambi i sistemi:

• riconoscono la natura globale delle controversie SEP;

• superano la logica puramente nazionale del brevetto;

• valorizzano expertise tecnica multidisciplinare;

• cercano soluzioni rapide;

• mirano a ridurre il contenzioso seriale multi-giurisdizionale;

• considerano l’ADR non più come strumento accessorio, ma come componente centrale della governance tecnologica.

  
  

Sia il Tokyo District Court sia il Patent Mediation and Arbitration Centre of the Unified Patent Court (PMAC-UPC) sembrano infatti condividere una medesima intuizione: nelle controversie FRAND il vero obiettivo non è soltanto decidere chi abbia ragione, ma costruire condizioni realistiche per la prosecuzione del mercato, dell’interoperabilità tecnologica e dell’innovazione globale.

Conclusioni

Per molti anni la mediazione nelle controversie SEP è stata percepita come uno strumento marginale rispetto alla litigation internazionale. Le grandi dispute tecnologiche venivano considerate troppo strategiche, troppo tecniche e troppo economicamente rilevanti per poter essere realmente affidate a modelli consensuali di risoluzione delle controversie.

Il 2026 sembra invece segnare un cambiamento strutturale.

Il modello giapponese del Tokyo JMSEP ha introdotto una forma innovativa di mediazione quasi adjudicativa nella quale consensualità, pressione giudiziale, valutazione tecnica e gestione strategica del procedimento convivono all’interno di una stessa architettura processuale. Pur non essendo formalmente obbligatoria, la mediazione diventa parte integrante della strategia FRAND e della valutazione della correttezza negoziale delle parti.

Parallelamente, il recente regolamento del Patent Mediation and Arbitration Centre of the Unified Patent Court (PMAC-UPC) conferma come anche il sistema europeo stia evolvendo verso modelli ADR altamente specializzati, concepiti per affrontare controversie tecnologiche globali che richiedono competenze interdisciplinari, rapidità decisionale e strumenti procedurali flessibili.

I due modelli restano profondamente differenti.

Il sistema giapponese appare maggiormente orientato verso una gestione giudizialmente guidata del conflitto tecnologico, nella quale la mediazione si avvicina ad una forma di adjudicative ADR.

Il PMAC-UPC, invece, si colloca nella tradizione europea dell’ADR consensuale amministrato da un’istituzione indipendente e specializzata, con forte attenzione all’autonomia delle parti e alla modularità degli strumenti disponibili.

Eppure, entrambi sembrano condividere una stessa intuizione di fondo: le controversie SEP/FRAND non possono più essere affrontate esclusivamente attraverso i modelli tradizionali della litigation multi-giurisdizionale.

La crescente complessità tecnica, economica e geopolitica dell’innovazione rende infatti necessario un nuovo ecosistema di gestione del conflitto, nel quale mediazione, arbitrato, valutazione tecnica e case management giudiziale tendono progressivamente a convergere.

In questo senso, le dispute SEP stanno probabilmente anticipando una trasformazione più ampia della giustizia commerciale internazionale: il passaggio da un modello puramente contenzioso ad un sistema ibrido, tecnico e multilivello, nel quale l’obiettivo non è soltanto decidere chi abbia ragione, ma preservare interoperabilità, continuità del mercato e sostenibilità dell’innovazione globale.