Rivista di Diritto e Pratica della Risoluzione delle Controversie in materia di Proprietà Industriale
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Trademark Clearinghouse è ADR o metodo di prevenzione ?
Milano, 20 gennaio 2014. Con il lancio dei nuovi gTLD, l'ICANN ha implementato alcune nuove procedure per la tutela dei diritti dei titolari di marchi (Rights Protection Mechanisms - RPMs).

Il Trademark Clearinghouse (TMCH) non è un RPM in sé, ma facilita l'uso di alcuni di questi meccanismi, quali il Sunrise Period (un periodo minimo di 30 giorni, durante il quale i titolari dei marchi possono registrare i domini prima che questi diventino disponibili al pubblico), servizi di Trademark Claims (un periodo di 60 giorni successivo al Sunrise Period, durante il quale il richiedente di un dominio riceve un avviso qualora presenti una domanda di registrazione che è in conflitto con un marchio registrato presso TMCH e, se il richiedente dovesse procedere con la registrazione del dominio, un avviso verrebbe inviato anche al titolare del marchio). Inoltre, la registrazione dei marchi nel TMCH potrebbe alleggerire l'onere della prova del Complainant nella procedura di Uniform Rapid Suspension system (URS), una procedura più snella e veloce rispetto alla procedura esistente di riassegnazione (UDRP). Tuttavia, l'unico rimedio nella procedura di URS è la sospensione del dominio per il periodo della registrazione, estendibile ad un 1 anno dietro pagamento di una fee da parte del Complainant titolare del marchio. 
 
In ogni caso, la procedura di ri-assegnazione UDRP sarà applicabile anche ai nuovi gTLD ed è l'unica procedura che garantisce, quale rimedio, la ri-assegnazione del dominio.   

La prova dell'uso del marchio deve essere presentata con la registrazione nel TMCH solo nel caso in cui il titolare del marchio intende accedere alla registrazione di domini (identici) durante il Sunrise Period e/o al successivo servizio di Trademark Claims (ricordiamo solo nei 60 giorni successivi al Sunrise Period).
 
Pertanto, la mancata registrazione dei marchi non pregiudica i diritti in un eventuale Complaint o nell'accesso alla procedura di riassegnazione UDRP o alla URS.

Varrebbe la pena valutare i costi ed i benefici della registrazione dei marchi nel TMCH solo se si intende registrare dei domini durante il Sunrise Period.

TMCH non sembra poter essere qualificato come una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, perché, pur in presenza di una procedura, non esiste la figura del terzo neutrale, tipica dei sistemi di ADR: essa sembra potere essere qualificata invece come un moderno metodo di prevenzione delle controversie sui domini. 

Ivett Paulovics

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Criteri di citazione: I. Paulovics, Trademark Clearinghouse ICANN: ADR o metodo di prevenzione delle controversie sui domini ?, Riv. Dir. Pr. Ris. Contr. PI, 0, 2013.
 
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