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Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in materia di Proprietà Industriale
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8 Dicembre 2021
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Invenzioni dei Lavoratori

Un caso non raro di controversia in materia di proprietà industriale, con profili rilevanti di diritto del lavoro, nel quale anche la legge indica nella risoluzione delle controversie alternativa al tribunale un metodo (mediazione e arbitraggio/arbitrato) da preferire, è l'invenzione del lavoratore, subordinato o autonomo.

1. LAVORATORI SUBORDINATI

Con l'espressione 'invenzione del dipendente' s'intende il brevetto, il modello di utilità, il software, la banca dati, il design industriale, la fotografia e ogni altra forma di diritto d'autore creata o scoperta da un lavoratore, privato o pubblico, subordinato o parasubordinato (agente, rappresentante, consigliere d'amministrazione, sindaco, revisore dei conti), durante o in occasione dello svolgimento della propria attività in azienda o in favore del datore di lavoro.

La legge e gli studiosi distinguono tre tipi di invenzioni del dipendente: invenzioni di servizio, invenzioni di azienda e invenzioni occasionali o libere.

A. LE INVENZIONI DI SERVIZIO

Sono quelle scoperte avvenute nell'esecuzione o adempimento di un contratto d lavoro, nel quale l'attività inventiva o di ricerca rientra nelle mansioni o incarico, e per questo è retribuita con un specifico importo: tipico è il caso dei dipendenti addetti alle unità di ricerca e sviluppo (R&S o R&D) di un'impresa. In tal caso i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione spettano al datore di lavoro e il lavoratore ha il diritto di essere riconosciuto come autore.

B. LE INVENZIONI D'AZIENDA

Capita che un lavoratore, non addetto ad attività di ricerca o invenzione, e non remunerato per questo, nello svolgimento delle proprie mansioni inventi qualcosa. In tal caso, se il datore di lavoro ottiene il brevetto o altra protezione giuridica, i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione spettano al datore d lavoro e al lavoratore spetta sia il diritto ad essere riconosciuto come autore, sia un cosidetto equo premio, calcolato sulla base dei seguenti criteri previsti dalla legge:

- importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto

- mansioni svolte dal lavoratore

- retribuzione percepita dal dipendente

- contributo che il lavoratore-inventore ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

L'equo premio è una indennità (e non una retribuzione) e il dipendente può chiedere al datore di lavoro l'equo premio entro 10 anni (prescrizione) dalla data di concessione della protezione giuridica.

Esistono due metodi di calcolo dell'equo premio: una formula tedesca ed una italiana.

C. LE INVENZIONI OCCASIONALI

Se l'attività inventiva non rientra tra le mansioni, non è retribuita con uno specifico importo, e non è avvenuta nello svolgimento delle mansioni, ma l'invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo, a propria scelta, potrà ottenere una licenza o l'acquisto del brevetto o del diritto di brevettare (cosidetto diritto d'opzione) entro 3 mesi (decadenza) dalla data di deposito di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. Il contratto di licenza concluso tra il datore di lavoro (che ha esercitato il diritto d'opzione) e il dipendente prevederà un compenso o canone, pari al valore di mercato o di stima, dedotto il valore di eventuali aiuti che il dipendente ha ricevuto dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro (licenziatario) non paga al dipendente-inventore (licenziante) tutto il compenso concordato, il contratto si risolve.

Una invenzione si presume di un dipendente, e quindi si applicano le norme sulle invenzioni di servizio, di azienda e occasionali sopradescritte, se il brevetto è stato depositato entro 1 anno da quando il lavoratore-inventore ha lasciato l'azienda.

D. LE INVENZIONI DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Queste scoperte hanno una disciplina differente. I ricercatori (anche i professori) universitari dipendenti o parasubordinati (titolari di assegni o contratti di ricerca o borse di studio) di università statali o pubbliche amministrazioni (P.A.) con scopo istituzionali di ricerca sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori. In caso di più autori, sono titolari in parti eguali, salvo patto contrario. Le università e le P.A. possono, con regolamento, stabilire l'importo massimo del canone, relativo alle licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettanti alla stessa università o alla P.A. ovvero ai privati finanziatori della rircerca. In tal caso al ricercatore-inventore spetta non meno del 50 % dei proventi o canoni di sfruttamento dell'invenzione e se le università o le p.a. non provvedono con regolamento ad esse spetta il 30 % dei proventi o canoni. Trascorsi 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, se il ricercatore-inventore o gli aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento salvo cause indipendente dalla propria volontà, la p.a.-datore di lavoro acquisisce il diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e il ricercatore-inventore ha diritto ad essere riconosciuto come autore.

2. LAVORATORI AUTONOMI

In materia di apporti originali e invenzioni del lavoratore autonomo, l'art. 4 della Legge 22 maggio 2017 (c.d. Job Act del lavoro autonomo), n. 81, in vigore dal 14 giugno 2017, prevede che:

Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.


Pertanto, se il cliente-committente e il lavoratore autonomo-professionista non hanno diversamente stabilito nell'incarico, si applicano i principi sopra menzionati. Fondamentale pertanto anche prevedere un metodo rapido e a costo prevedibile di risoluzione delle controversie. Qui di seguito alcuni modelli di clausola.

MEDIAZIONI E ARBITRATO-ARBITRAGGIO

Gli studiosi sono concordi nel ritenere che le norme che regolano le invenzioni dei dipendenti possono essere derogate per volontà di entrambi le parti, solo se in senso più favorevole al lavoratore.

Nel caso di una controversia tra datore di lavoro e un dipendente avente ad oggetto una invenzione la legge prevede la competenza esclusiva del Giudice (Tribunale delle Imprese) che deciderà se è sorto un diritto sull'invenzione; mentre sempre la legge lascia le parti libere di raggiungere l'accordo sull'ammontare dell'equo premio (invenzione di servizio) o canone (invenzione occasionale). In tal caso le parti in lite possono scegliere la mediazione ed essere aiutate da un mediatore, professionale e esperto della materia, e da un organismo di mediazione come MFSD specializzato in controversie in materia di proprietà industriale.

Se la mediazione fallisce, la legge prevede che le parti possono (anche pendente la causa di accertamento dell'esistenza del diritto all'equo premio o canone) rivolgersi ad un Collegio di Arbitratori, che decideranno secondo i tempi e le regole dell'arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile. Ciascuna parte potrà nominare un arbitratore e se le parti non trovano l'accordo sul nome del Presidente del Collegio di Arbitratori, potranno rivolgersi a MFSD per tale designazione tra i nominativi selezionati e iscritti in un apposito elenco, solo se le parti in lite avranno inserito tale previsione nella lettera di assunzione o nel regolamento che disciplina l'attività di ricerca e sviluppo o nell'accordo successivo al sorgere della controversia.

Per facilitare la risoluzione delle controversie in materia di invenzioni dei dipendenti, MFSD raccomanda un modello di clausola contrattuale per:

CONTROVERSIE FUTURE

[Qualsiasi controversia, contestazione o domanda derivante da, o relativa all'ammontare dell'equo premio o compenso o canone di un invenzione avvenuta durante o in occasione del rapporto di lavoro, così come le domande extra contrattuali, sarà sottoposta a mediazione amministrata da MFSD srl in conformità con il Regolamento di Mediazione da essa adottato e approvato dal Ministero della Giustizia. Qualora la mediazione fallisse e le parti attivino la costituzione di un Collegio di Arbitratori e siano in disaccordo sulla nomina del Presidente, quest'ultimo verrà nominato da MFSD srl e l'arbitraggio verrà amministrato da MFSD srl secondo gli artt. 806 e seguenti c.p.c. e applicando le tariffe di MFSD srl previste per la mediazione. La mediazione e l'arbitraggio avranno sede dove il lavoratore presta abitualmente le sue mansioni o se le parti concorderanno presso una delle sedi di MFSD srl più vicina alle parti o all'oggetto della controversia. La lingua da utilizzare nella mediazione sarà l'italiano o altra diversa lingua, previo accordo scritto delle parti.]

MFSD offre alle parti un servizio gratuito di assistenza alla redazione o adattamento di una clausola che preveda una procedura di mediazione e arbitraggio-arbitrato amministrata da MFSD in questa materia.
 
CONTROVERSIE ESISTENTI

Per le controversie esistenti, si consiglia consultare e usare il modulo dell'istanza di mediazione. MFSD offre anche a tutti gli interessati un servizio gratuito di assistenza per la redazione e deposito dell'istanza di mediazione e per la costituzione del Collegio di Arbitratori.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO

Le considerazioni e gli approfondimenti qui svolti sono stati anche pubblicati (dicembre 2012) sulla Rivista "Organi di Trasmissione" edita da Tecniche Nuove nell'articolo "I dipendenti inventori per caso. Mediazione e arbitraggio come premiare senza litigare con i dipendenti inventori per caso" di Pierfrancesco C. Fasano, Responsabile della Procedura di Mediazione di MFSD.

VIDEO


In alto a sinistra, una video-lezione tenuta dall'Avv. Pierfrancesco C. Fasano sul tema delle invenzioni dei dipendenti (TVA Italia, 2012).

In alto a destra, un video dedicato a due delle maggiori invenzioni di Corradino D'Ascanio, la Vespa e l'elicottero, prodotto nel 2010 dal Ministero dei Beni Culturali, Sovrintendenza dei Beni Archivistici, riversando i VHS degli Archivi di Stato. 

In basso a sinistra, un cinegiornale Incom del 30 marzo 1956 sull'inesauribile attività inventiva italiana del periodo del boom economico

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