Rivista di Diritto e Pratica della Risoluzione delle Controversie in materia di Proprietà Industriale
Anno 1 - Numero 0
Visualizza Articolo
Perché e quando mediare in un contenzioso brevettuale ?
Milano, 21 agosto 2014. Il contenzioso sui brevetti può essere estremamente costoso e richiede tempo. Un caso di violazione di brevetto anche di complessità modesta può costare migliaia di euro, talvolta milioni se attivato in più Stati. Allo stesso tempo, un contenzioso prolungato può danneggiare le strategie di sviluppo del business dell'azienda, mentre importanti diritti di proprietà intellettuale sono in scadenza o in negoziazione per lo sfruttamento tramite licenza. 

L'esito del contenzioso brevettuale è sempre incerto. Questa incertezza è insita in ogni valutazione anche se tecnica.

Per questi motivi, è spesso auspicabile cercare un'alternativa al processo contenzioso. La mediazione è un metodo sempre più ben accettato di risoluzione delle controversie e di una alternativa al contenzioso. La procedura di mediazione coinvolge le parti in lite e un mediatore imparziale per facilitare un processo di negoziazione. Questo processo differisce da contenziosi in diversi aspetti. 

A differenza del contenzioso, il processo di mediazione è riservato. Pertanto, le parti sono più in grado di esplorare le opzioni e lo scambio di informazioni che è possibile nel contesto di contenzioso brevettuale avanti ad un giudice. Allo stesso tempo, le parti possono fornire informazioni al mediatore di fiducia. Il procedimento e la condotta della mediazione stessa è riservata e non ammissibili come prova in una causa. E' anche possibile per le parti di raggiungere accordi per proteggere importanti informazioni tecniche proprietarie (cosiddetto know how). 

Il processo è informale e può essere facilmente adattato alle esigenze delle parti. Durante il processo di mediazione le parti possono incontrarsi assieme al mediatore (sessioni congiunte) o possono incontrarsi individualmente con il mediatore (sessioni individuali). E' preferibile una risoluzione negoziata/mediata della controversia in una singola sessione, tuttavia questo non è sempre possibile. In questo modo, la mediazione può continuare per telefono o in ulteriori sessioni in presenza personale, fino a quando le parti sono disposte a partecipare. Ciò fornisce flessibilità e permette le parità di condurre ulteriori indagini o sviluppare ulteriori fatti come necessario per risolvere la controversia. 

La mediazione riunisce tutte le parti e gli avvocati o consulenti in proprietà industriale. Questa è un'occasione preziosa durante il contenzioso. Durante una causa tutte le parti raramente si trovano a confrontarsi direttamente, semmai col filtro dei loro rappresentanti professionali (consulenti in proprietà industriale o avvocati). Quando una mediazione è condotta, le parti e gli avvocati si sono riuniti per uno scopo specifico: sviluppare una soluzione della controversia. Pertanto, la procedura di mediazione tende a ottenere una qualità e quantità di informazioni e dati non raccolti altrimenti durante il contenzioso, per ragioni di strategia aziendale e quindi riservatezza. 
 
In mediazione più opzioni sono a disposizione per raggiungere una risoluzione. Generalmente un tribunale ha un numero limitato di modi per rendere una decisioni alle parti. Queste includono generalmente il risarcimento pecuniario e un provvedimento ingiuntivo. In mediazione è possibile per le parti esplorare altri mezzi di risoluzione. Ad esempio, nelle azioni di licenza di brevetto e di contraffazione, è possibile esplorare licenze incrociate, cessioni di tecnologia, negoziare royalty o acquisizione e fusioni, i quali potrebbero essere oltre la portata di una decisione di un giudice. 


Le parti devono considerare con attenzione quando nel processo contenzioso intraprendere una mediazione. E' probabilmente utile per il contenzioso che esso sia pienamente in corso e tutte le parti abbiano nominato i propri rappresentanti professionali, prima che ci sia un tentativo di mediare. Questioni come la violazione di un brevetto e di validità dovrebbero essere sviluppati in misura sufficiente a consentire alle parti di valutare il caso. Ciò richiede in genere approfondimenti tecnici e valutazioni da effettuarsi prima della mediazione. Pertanto, non può essere produttivo mediare molto presto nel processo di contenzioso brevettuale. 

Allo stesso tempo, può anche essere importante non aspettare troppo a lungo prima di avviare la mediazione. Se esiste un problema di violazione di brevetto o di validità, le parti ritengono che i danni lamentati sono completamente sorti e le parti stesse sono pronte per la causa, può sussistere quindi un atteggiamento che vede le parti altrettanto ben disposte a proseguire la causa, anziché mediare. 

Un altro problema riguarda il ruolo del mediatore in un caso di brevetto. Uno dei vantaggi della mediazione è che le parti possono scegliere un mediatore che ha competenza nei settori giuridico e tecnico in corso contestati. In un caso di brevetto, il mediatore può essere un consulente brevettuale esperto con competenze tecniche specifiche nel settore in questione. Il mediatore può quindi utilizzare questa esperienza per coinvolgere le parti in modi che non siano possibili per un giudice. Il mediatore è in grado di far emergere alcune delle posizioni nascoste delle parti su questioni legali o tecniche. Poiché tale approccio può essere tenuto può essere tenuto in un incontro-confronto individuale o congiunto con il mediatore è possibile per le parti riconoscere una debolezza nella loro posizione senza nulla perdere con l'altra parte. Tutti questi strumenti e strategie possono facilitare la risoluzione del caso di brevetto.

Ecco perché la mediazione in materia di brevetti è in grado di fornire alle parti una valida alternativa al contenzioso.

Pierfrancesco C. Fasano - 
Riproduzione riservata 
Indietro/Chiudi
MFSD
COPERTINA